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                  歐專局判例Agrevo的解析和啟示

                  2014年06月17日


                  前言
                        目前在審查工作中,通常會遇到具有較寬泛保護范圍的權利要求的專利申請,例如醫藥、化學領域中常見的馬庫什權利要求。此類專利申請的權利要求往往存在對說明書記載的技術方案概括不合理的情況。面對這樣的專利申請,采用專利法第26條第4款“不支持”的條款進行合理質疑,在一定程度上,確實能夠縮小權利要求的保護范圍。這種比較常規的處理方式本無可厚非,但申請人為了獲得盡可能大的保護范圍,往往會就此問題與審查員產生爭議。當“不支持”的條款被濫用后,不僅申請人的合法利益會因權利要求被限定到過小的范圍而受損失,甚至還會影響所在領域的技術發展。從EPO來看,特別是在化學領域中,要求限制具有較寬權利要求的專利申請的授權范圍也是一個明確的趨勢[1]。本文的目的是希望通過分析EPO的判例,從中獲得一些在審查實踐中更具有操作性的縮小較寬權利要求保護范圍的處理方式。
                  案例回顧
                        申請號 EP87303463.1(公開號 EP0246749A[2])的發明專利申請,其涉及三唑磺胺類式
                       (I)化合物及其鹽所示的除草劑制備方法。其中,權利要求1-9是產品權利要求,其請求保護通過
                       (I)所示的三唑磺胺類化合物,其中有R1-R4四種取代基。從屬權利要求2-9分別進一步限定了不同取代基團的種類及組合式。針對該專利申請,EPO審查部門于1992年5月18日做出了駁回決定,駁回的理由涉及歐洲專利公約(EPC)第56條——發明應當具有創造性,以及EPC第84條——權利要求書應以說明書為基礎。決定認為,申請人1991年12月2日提交的修改文本中的權利要求,請求保護一個寬泛的范圍,得不到說明書的支持,因此不符合EPC第84條的規定。此外,駁回決定還指出權利要求1-9保護的主題相對于對比文件(公開號:US3952001A-D3,GB2120665-D7和US4492597A-D8)不具備創造性。
                        在 EPO的駁回意見中提到,權利要求包括了對說明書中實施例不合理概況的化合物。 EPO的審查官進一步指出,本申請所要解決的技術問題是提供一種新的殺蟲劑組合物,本申請相對于現有技術的區別特征實際解決的技術問題是進一步提供具有殺蟲活性的三唑類化合物衍生物。而解決該技術問題對于本領域技術人員來說是顯而易見的,本領域技術人員有動機和能力制備出本申請中所述的化合物。得出該結論的理由是:
                        一方面,申請人在閱讀上述文獻中的技術方案之后應能夠認識到:權利要求中的化合物與殺蟲活性相關的關鍵結構單元(也可以說是“活性母核”)包括1位、3位優選5位取代的三唑環結構。另一方面,以 D7,D8中所述的化合物為起始化合物,根據本領域的普通技術知識,在三唑環的5位進行常規苯環的取代,僅僅是一貫的生物活性基團的等效替代,且采用本領域的一般合成方法即可完成這樣的結構修飾制備獲得本申請權利要求中所述的化合物。
                        EPO的審查官還在駁回決定中提到,“以本申請具有代表性的實施例的試驗數據進行比較,如果證明本申請的實施例獲得了預料不到的技術效果,那么這可以用來作為特定化合物取得預料不到的技術效果的證據,并據此進行合理的概括”。如果按照三步法的判斷過程,與對比文件 D3、D7公開的內容相比,上述化合物取得的預料不到的技術效果應視為對現有技術做出貢獻的區別特征。但是,具體到本案,權利要求中對于所述的各種“被取代”的情況所示的化合物,不應被認定為與上文所述的“取得了解決技術問題的預料不到的技術效果的情形一致。因為這樣的表述是帶有推測性的,其包含了從未被制備以及試驗過的“被取代”的化合物,該表述導致權利要求的范圍較寬泛。因此,這一部分的化合物不能夠被認為是構成“取得預料不到技術效果”的技術特征,權利要求請求保護的技術方案不具備創造性。最終,EPO審查部門得出結論,認為權利要求1中的某些特定化合物取得了預料不到的技術效果,但仍包括了未被制備并且通過試驗證據證明其殺蟲活性的技術效果的化合物,權利要求的保護范圍是根據所提供的實施例進行的不合理的概括,權利要求請求保護的技術方案不具備創造性?;谏鲜隼碛?,最終審查官以獨立權利要求1不符合EPC第56條規定的“發明應當具有創造性”和第84條的規定的“權利要求書應以說明書為基礎”,其從屬權利要求 2-9不符合專利法第56條規定的創造性駁回了該專利申請。
                        根據EPC第110條第2款有關申訴的審查規定,上訴委員會根據申請人提出的異議對該案進行了審查。最終認定本案權利要求能夠得到說明書的支持,但同時否定了權利要求具有創造性。T0939/92[3]決議中給出的結論主要涉及兩點:
                         1.如果權利要求中涉及一組化合物本身,當其請求保護一個較寬的范圍時,不宜根據 EPC第84條的規定,以說明書未能提供足夠的信息來證明所有權利要求請求保護的化合物均獲得了聲稱的技術效果(而不是請求保護的一部分定義化合物)作為唯一的理由來質疑該權利要求“得不到說明書的支持 ”(T0939/92決議,第2.2.2節)。
                        2.對于該請求保護一個較寬泛范圍的化合物產品權利要求,當審查員對其中所述的所有化合物是否均能都達到所述的技術效果具有異議時,如果該技術效果是主張這些化合物具有創造性的唯一理由,那么更適宜以EPC第56條規定的創造性法條提出異議(T0939/92決議,第2.4-2.6節)。
                        討論根據EPC第56條的規定[4],權利要求應當具備創造性,即解決所給出技術問題的技術方案對于本領域技術人員而言非顯而易見。如果權利要求創造性的認定要基于所給出的技術效果,那么該技術效果原則上應在權利要求所請求保護的整個范圍內均能夠得以實現。
                       T0939/92號決議給出了如下建議:
                       T0939/92號決議包含了對于化學領域寬泛的權利要求的一般規定。在本案中,上訴委員會認為出于本領域現有技術水平的考慮,專利本身聲稱的技術問題是提供新的具有殺蟲活性的化合物,那么所有化合物都應具有該活性。如果除了“取得了該技術效果”的理由以外,申請人沒有其他主張本申請權利要求具有創造的理由,那么審查員更適宜采用EPC第56條有關創造性的條款進行質疑。本申請說明書中記載的實驗數據結果顯示權利要求中一些化合物的確具有殺蟲活性,但沒有足夠的證據表明,權利要求請求保護的所有化合物都具有該活性。那么,本申請的權利要求不滿足EPC第56條有關創造性的規定。對此,申請人負有舉證的責任,他們應根據權利要求中所有的化合物是否取得了真實可信的技術效果上的進步,來決定其保護范圍的大小。
                        審查員在醫藥和化學領域的審查工作中,常常會面對權利要求中包含大量不同化合物的專利申請。對于這樣的權利要求,為了避免申請人“跑馬圈地”式的撰寫權利要求以求獲得不正當的利益。審查員在實踐中通常會采用專利法第26條第4款關于“權利要求得不到說明書的支持”的條款,以其包含了難以預期的實施方式為由,從而讓申請人對較寬泛的權利要求進行進一步的限定。這種做法會遇到很多問題:首先,申請人是否會同意審查員的意見進而愿意配合。因為采用專利法第26條第4款撰寫通知書時,通常是以“本領域技術人員難以預期除了本申請給出的實施方式之外,其他任何實施方式均能夠達到所述的技術效果,以解決本申請所要解決的技術問題”為由進行質疑。對此,申請人一般不會接受這樣武斷的推理方式。極端一點的答復意見可能會說,“權利要求中所包含的任何本領域技術人員

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